• 宋献涛、刘良勇、方春晖:专利无效后侵权程序何去何从
    • 作者:    日期:2019-07-24

    专利权的稳定有效是侵权判定的前提和基础,但在我国民事侵权和行政无效二元分立体制下,专利无效决定[1]不一定能够发生在民事判决前,因此时常出现这样一种尴尬现象:民事判决在推定专利权有效的前提下认定被告构成侵权;之后,无效决定宣告专利权无效,导致民事判决陷入危机。专利法及其司法解释对二者的衔接和协调虽有框架性的规定,但适用中存在有待明确和改善的地方。


    法律依据及常见情形


    《专利法》第四十七条第一款明确规定,宣告无效的专利权视为自始即不存在。根据该规定和民法的基本原则,原告在专利被无效前获得的赔偿理应属于不当得利。但是,专利授权确权情况非常复杂,无法保证每一项授权专利都不会被宣告无效,如果专利一旦被宣告无效,就要溯及法院已经作出并执行的判决,将会影响社会经济秩序的稳定,加重法院的负担,也未见得符合公平原则[2]。出于这些考虑,第四十七条第二款作出了一个例外规定:专利无效决定对已经作出并执行的判决不具有追溯力,除非专利权人存在恶意。


    最高人民法院2016年施行的《专利法司法解释(二)》第二条确立了“先行裁驳、另行起诉”制度,一方面使得审理专利侵权纠纷案件的法院在确权机关宣告专利无效后即可裁定“驳回起诉”,无需等待行政诉讼的最终结果,由此提高专利侵权诉讼审理效率,并减少被告的诉累,另一方面借助“另行起诉”可以保障原告在通过行政诉讼救活其专利后继续维权的机会,因为“驳回起诉”只是从程序上否定了原告的起诉资格,而非从实体上驳回其诉讼请求。综合两方面来看,该制度保障了原被告的利益平衡,也充分体现了法院对确权机关行政决定的尊重。[3]


    据此,关于专利无效后侵权程序何去何从,常见情形(取决于无效决定的作出日、是否最终生效及民事判决的执行情况)可对号入座如下:



    1.如果在一审期间专利被无效,一审法院可依据《专利法司法解释(二)》裁定驳回原告的起诉。


    2.如果在二审期间专利被无效,二审法院可依据《专利法司法解释(二)》撤销一审判决并驳回原告的起诉。


    3.如果在二审判决作出后专利才被无效,再审法院要看无效决定是否生效及生效判决是否已经执行,分为四种具体情形:





    3.1无效决定已生效且生效判决尚未执行的,《专利法司法解释(二)》第三十条有明确规定,再审法院应当启动再审并裁定终结执行。


    3.2无效决定未生效且生效判决尚未执行的,根据《专利法司法解释(二)》第二十九条第一款,法官有一定的自由裁量权,可以裁定中止再审审查,并中止原判决的执行。


    3.3&3.4生效判决已经执行的,不管无效决定是否生效,均适用《专利法》第四十七条,即,无效决定对以前已经执行的生效判决不具有追溯力。



    相关案例及分析


    对于情形1,如果一审法院愿意等待确权机关的无效决定,原告起诉被裁定驳回的可能性很大,因为中国专利的无效率比较高,尤其是实用新型,全部无效和部分无效的比例高达66%[4],相比而言,确权机关作出的无效决定,被法院推翻的概率极低,只有10%多一点[5]。虽然《专利法司法解释(二)》对裁定驳回的用词是“可以”,但法官出于审判效率和安全起见不可能推进案件实体审理,这样的案例非常多,在高额索赔案件中法官往往倾向于等待无效决定。例如,在张辉诉广州市名宸电子有限公司、厦门市前沿科技开发有限公司、北京友宝在线科技股份有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中,原告请求三被告共同赔偿1.6亿元。广东省高级人民法院受理后认为,国家知识产权局专利复审委员会作出了第32539号《无效宣告请求审查决定书》,宣告外观设计专利权全部无效,据此,原告的起诉可以驳回[6]。当然,有些法官对原告比较温柔,在无效决定作出后让原告主动撤诉,然后作出裁定[7]。江苏通领诉公牛索赔十亿元的侵权案,近期专利已被无效,如果不出意外,法院应该也会作出这样的裁定。


    对于情形2,即使一审判决认定侵权成立,二审法院往往也会依据《专利法司法解释(二)》撤销一审判决并驳回原告起诉。例如,在北京握奇数据股份有限公司诉恒宝股份有限公司侵害发明专利权纠纷案中,北京市高级人民法院认为,原告依据涉案专利的权利要求1、16提起侵权诉讼,原审判决据此支持了原告的侵权指控,但在本案二审期间,涉案专利的权利要求1、16已经被国家知识产权局专利复审委员会依法宣告无效,即便原告已经针对第33700号决定提起行政诉讼,涉案专利也已经处于不稳定状态,故应裁定驳回握奇公司的起诉[8]。在宁波奥克斯空调有限公司诉珠海格力电器股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中,浙江省高级人民法院同样是撤销原审判决,驳回奥克斯公司的起诉[9]。由此可见,面对一审法院在先作出的未生效判决和确权机关在后作出的未生效决定,二审法院更看重后者。


    对于情形3.1,笔者检索到三个相关案例[10],但有意思的是,再审法院并未引用《专利法司法解释(二)》第三十条,而是适用了《专利法》第四十七条,理由大体为,无效决定已经发生法律效力,涉案专利权视为自始即不存在,由于本案尚未执行完毕,故无效决定对原判决具有追溯力,故撤销原判决。在我国,无效及其行政程序(历经确权机关、行政一审法院、行政二审法院)往往比侵权程序(历经民事一审法院、民事二审法院)路径长且速度慢,无效决定的生效很难跑在民事判决的生效和执行之前(除非未走上或未走完行政诉讼程序),否则法院看到无效决定早就裁定驳回原告起诉了(情形1和2),所以这样的案例很少。


    对于情形3.2,再审法院需权衡原审法院在先作出的生效判决和确权机关在后作出的无效决定,即,未生效的无效决定对未执行的生效判决仍有一定的、但并不绝对的抵抗力,孰轻孰重,尚难定论。若以判决生效为由忽略无效决定,缺乏理性基础,毕竟,生效判决的专利有效推定正确率低于50%,并不牢靠,而无效决定的结论正确率接近90%,可谓十拿九稳。但再审法院也不可能以未生效的无效决定阻却生效判决的执行,否则就动摇了生效判决的既判力,也会伤原审法院的心。鉴于此,《专利法司法解释(二)》第二十九条第一款规定“可以裁定中止再审审查,并中止原判决的执行”,这虽然不是强制性的,但反映了法院倡导的作法[11]。例如,在官发森诉沙县超燃能源科技开发有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中,最高人民法院认为,专利权的效力是认定专利侵权是否成立的前提,涉案专利权已被国家知识产权局专利复审委员会第30199号无效宣告请求审查决定宣告全部无效,因本案二审判决尚未执行完毕,故依据《专利法司法解释(二)》第二十九条的规定,本案应中止再审审查,并中止原判决的执行[12]。当然,《专利法司法解释(二)》的起草者充分权衡了生效判决的权威性及其被无效决定推翻的高度盖然性,因此设计了第二十九条第二款作为例外条款,对于此种情况下是继续执行还是中止执行生效判决,将风险转嫁给双方当事人,要求原被告提供担保和反担保。之后,法院再根据无效决定被行政判决维持还是撤销,来判断是由原告赔偿因继续执行给被告造成的损失,还是执行被告提供的反担保财产。[13]


    对于情形3.3,生效判决虽然已经执行,但无效决定的生效已经清楚无误地说明之前的判决是冤假错案,即使其对已经执行的判项不具有追溯力,再审法院也应该给“秋菊”一个说法,这是再审的价值之一。例如,在深圳市精华隆安防设备有限公司诉上海优周电子科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中,最高人民法院查明,二审法院于2015年4月10日作出判决,优周公司在2015年6月10日向精华隆公司支付了赔偿金以及合理开支5万元,涉案专利被宣告无效决定日是2015年8月13日,精华隆公司未提起行政诉讼,无效决定已经发生法律效力,涉案专利权已经无效。基于此,最高人民法院认为,因为二审判决在涉案专利权被宣告无效之前已经执行,根据《专利法》第四十七条第二款之规定,无效决定对本案二审判决不具有追溯力,对优周公司的再审申请不应予以支持。但是,鉴于涉案专利权已经无效,该专利的技术方案已经进入社会公有领域,任何单位和个人实施该技术方案,即制造、使用、许诺销售、销售、进口涉案专利产品都不构成侵权,精华隆公司无权制止[14]。相比而言,在湖南千山制药机械股份有限公司诉山东新华医疗器械股份有限公司侵害发明专利权纠纷案中,再审判决表述更直白和准确。2014年5月9日,原审判决认定被诉侵权产品落入权利要求3的保护范围,判决被告停止制造和销售被诉侵权产品的行为,并赔偿原告经济损失200万元。2014年12月18日,原审判决执行完毕。2016年1月19日,专利复审委员会宣告涉案专利的权利要求1-4无效(后发生效力)。鉴于此,2018年7月26日,再审法院明确指出新华公司制造、销售被诉侵权产品不构成侵害千山公司涉案专利权的行为,撤销原判决的禁令判项,维持原判决的赔偿判项。[15]


    对于情形3.4,虽然无效决定说明专利十有八九是无效的[16],但后续的行政诉讼毕竟存在变数,且生效判决已经执行,可谓覆水难收,因此再审法院出于诸多考虑不能据此翻案。例如,在胡崇亮诉吴丰青侵害外观设计专利权纠纷系列案中,最高人民法院认为,尽管吴丰青提交了涉案专利被宣告无效的决定,但因本案已执行完毕,该宣告无效决定对已经执行的判决不具有溯及力,故裁定驳回吴丰青的再审申请。[17]



    追求判项精细,强化冤案昭雪


    我们知道,一份可执行的判决通常先是认定被告的行为构成对原告专利权的侵害,然后给出两个判项:一是判令被告立即停止专利实施行为(禁令判项);二是判令被告赔偿原告经济损失(赔偿判项)。这两个判项的执行方式和执行时间大不相同。


    对于禁令判项,一般认为,被告收到生效判决后就应当自行停止专利实施行为,履行判决确定的义务,否则情节严重时可能触犯拒不执行判决、裁定罪。法院在强制执行程序中不一定对禁令判项单独采取特别的执行措施,可能只是在执行裁定书和执行通知书中概括地要求被执行人履行生效法律文书确定的内容。而对于赔偿判项,被告收到判决后不一定主动联系原告支付赔偿,更常见的是,法院在执行裁定书和执行通知书中明确要求被告于指定期限内将执行款项支付至法院。可见,为执行禁令判项,只要被告不继续实施专利,就是履行生效判决确定的“禁止作出一定行为的消极义务”,这是一个持续性的动作;为执行赔偿判项,被告需向法院缴纳执行款项,才是履行“作出一定行为的积极义务”,这是一次性动作,不具有持续性。二者的这种差异决定了它们的中止或解除不能采取一刀切的作法。


    因此,在适用《专利法》第四十七条时应追求裁判的精细化,区分对待上述两种判项:对于赔偿判项,执行完毕为现在完成时,“不具有追溯力”意味着不能将执行款项回转;对于禁令判项,“不具有追溯力”意味着无法实现时光倒流而将已执行期间的动作取消,但绝不意味着在专利无效后禁令判项仍应处于持续进行时,即,再审判决在专利无效后应确认撤销原判决关于停止侵权行为的判项,保障被告的实施自由权。


    在深圳市精华隆安防设备有限公司诉上海优周电子科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中,原审被告再审请求撤销一审、二审判决,返还赔偿金,其实际上是请求撤销两个判项,一是请求撤销禁令判项,二是请求撤销赔偿判项。有趣的是,最高人民法院虽然驳回了再审请求,但在“本院认为”部分指出,精华隆公司无权制止任何单位和个人实施该技术方案,这实际上是支持了关于撤销禁令判项的再审请求。既然如此,为何不像聂树斌案再审判决书那样呢?再审法院完全可以认定原告专利权自始无效,判决被告不侵犯原告的专利权,在判决主文中撤销原判决的禁令判项,同时确认对原判决的赔偿判项不具有追溯力。就此而言,湖南千山制药机械股份有限公司诉山东新华医疗器械股份有限公司侵害发明专利权纠纷案中,再审判决的表述能够更好地回应当事人的关切,体现司法的温暖。


    在专利圈众所周知的是,对于原告来说,拿到禁令往往比拿到赔偿金更重要,对于被告而言,通过再审程序洗掉侵权的恶名、解除禁令的困扰,往往比拿回赔偿金更重要,否则,由于商誉受损,参加很多项目的投标都会受到限制或排斥,这是终身的伤害。以前,生效判决如同无形的封条一样,剥夺了被告的实施自由,现在,生效的无效决定让被告看到了重获自由的希望,但解除封条需要有再审判决提供清晰明确的指示,否则,胆小的被告无所适从,不敢贸然解放自我。司法应当回应这种合理需求,为被告洗清冤屈,摘掉侵权的恶名,不影响其未来发展,消除冤假错案的后遗症。


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